Strumenti contrattuali a protezione del source code

1. Software e proprietà intellettuale

Nel campo della produzione e della commercializzazione di software, la tutela della proprietà intellettuale assume fondamentalmente due forme: la prima consiste nel brevetto, strumento di protezione che ha ad oggetto l’effetto tecnico del programma inteso come la sua effettiva rappresentazione grafica e tangibile - con le funzionalità annesse - rivolta principalmente all’utente finale con lo scopo di agevolare e automatizzare aspetti che senza lo stesso sarebbero dispendiosi in termini di tempo e risorse, che costituisce espressione dell’ingegno del programmatore; la seconda è il diritto d’autore, diretto a proteggere il codice sorgente alla base del software, il quale costituisce la forma espressiva “scritta” del programma stesso, rappresentando ciò che “dietro le quinte” collega ogni aspetto tecnico e visivo di quello che viene posto di fronte all'utente finale. Proprio in virtù di tale forma sua propria, il codice sorgente di un programma trova espressa tutela anzitutto nella normativa nazionale sul diritto d’autore (L. n. 633 del 1941). Esso tuttavia può altresì essere di due particolari modalità di protezione meno conosciute tra il pubblico ma parimenti utili e “strategiche” in ottica imprenditoriale: da un lato il deposito del codice sorgente, dall’altro il cosiddetto source code escrow.

Si tratta di due fenomeni contrattuali dalle marcate similitudini, i quali tuttavia trovano ragione d’essere in differenti situazioni e diverse sono le esigenze che mirano a soddisfare.

2. Il deposito

Consideriamo in prima battuta il “tradizionale” deposito del source code. Nella prassi, questo strumento negoziale trova utilizzo nei casi in cui sia in essere un contratto di appalto con ad oggetto un sistema informatico avente un software come base. In questi casi, infatti, il committente del sistema può aver interesse a che il codice sorgente del programma sia depositato presso un terzo soggetto indipendente, anch’egli parte dell’accordo – che è dunque trilaterale - con la previsione che quest’ultimo glielo consegni all’avverarsi di alcune condizioni: solitamente, al verificarsi di un inadempimento (imputabile o meno) dell’appaltatore dei suoi obblighi di intervento, manutenzione e/o aggiornamento del programma. In questo modo, l’appaltante ha la possibilità di impossessarsi della chiave del software e di intervenire in prima persona, apportando le modifiche opportune al programma a seconda delle proprie esigenze. Il terzo depositario restituirà invece il codice all’appaltatore/proprietario al termine del contratto, qualora non si siano verificate le condizioni previste per la consegna al committente.

Al contratto di deposito si collega spesso un’opzione di licenza d’uso del software, il cui sorgere è previsto quale conseguenza giuridica automatica della consegna del source code al committente nel citato caso di inadempimento dell’appaltatore. In altre parole, in tale ipotesi il committente può unilateralmente dar vita al rapporto di licenza del programma sviluppato a partire dal codice ricevuto, assumendo così la veste di licenziatario.

3. Il Source Code Escrow

Qualche parola in più merita il c.d. source code escrow. Per comprendere questo particolare tipo negoziale occorre prima prendere conoscenza della figura dell’escrow nei suoi termini generali. Trattasi di un contratto fiduciario atipico di derivazione anglosassone, che richiama per certi aspetti il trust e, guardando il nostro ordinamento, i classici contratti di mandato e di deposito. In senso stretto, esso è tradizionalmente definito come «l’atto scritto, sigillato e consegnato a un terzo con l’intesa che questi, a sua volta, lo consegni a quella parte a cui favore esso è fatto, dopo l’adempimento di una certa prestazione da parte di quest’ultima o al verificarsi di una certa condizione». La primigenia natura di questo contratto, che contemplava quale oggetto del deposito esclusivamente atti o documenti scritti inerenti il trasferimento di proprietà, ha ceduto il passo, con l’evolversi delle prassi commerciali, a una nozione più ampia e variegata, che ricomprende oggi ordinariamente anche somme di denaro, altri beni mobili e ingenerale qualunque atto scritto. Resta invece intatta la funzione dell’escrow agreement, che ben si può definire come accessoria e funzionale all’adempimento di obbligazioni oggetto di un contratto principale cui detto accordo si affianca.

In sostanza, il contratto in parola – al pari del già esaminato deposito - ha una struttura tipicamente trilaterale, potendosi individuare, oltre alle due parti del rapporto principale, la figura, avente obblighi nei confronti di entrambe, dell’escrow holder o agent. Questi riceve dal depositante (depositor) il bene oggetto della sua custodia affinchè, al verificarsi di una determinata condizione o dell’esecuzione di una certa prestazione da parte del beneficiario (beneficiary), la consegni a quest’ultimo. Si ravvisano così due snodi fondamentali rappresentati dalla duplice consegna del medesimo oggetto tra le parti: la first delivery dal depositor al holder, e la second delivery da quest’ultimo al beneficiary.

Massima importanza assume il connesso accordo che alla consegna effettiva sia subordinata la produzione nei confronti delle parti degli effetti giuridici previsti dall’atto o, qualora si tratti di denaro o altro bene mobile, gli effetti della consegna stessa (meccanismo, quest’ultimo, più facilmente intuitivo per i sistemi di common law nei quali non vige il principio consensualistico per il trasferimento dei diritti reali). Normalmente l’accordo prevede che, qualora il beneficiario non adempia o la condizione non venga in essere, l’agent riconsegni il bene al depositante.

Il depositario soggiace a rigorosi obblighi di diligenza, perizia e onestà dettati dai generali principii del rapporto di agency, oltre che, naturalmente, agli impegni assunti specificamente con l’escrow agreement; si segnalano a tal proposito decisioni con le quali gli holders sono stati ritenuti responsabili di inadempimento per mancanza di diligenza per non aver compiuto adeguate verifiche su titoli di credito (e.g. assegni) depositati presso di loro da soggetti di cui avrebbero dovuto conoscere la malferma reputazione.

Lo strumento dell’escrow, come accennato e al pari del deposito, tra le varie applicazioni pratiche (soprattutto in ambito di commercio internazionale, ad es. nelle operazioni di c.d. countertrade), è utilizzato anche nei rapporti contrattuali inerenti la commercializzazione dei programmi per elaboratore. In questo caso dunque l’oggetto del negozio fiduciario trilaterale sono i codici sorgente del software. Ma a differenza di quanto accade normalmente per il deposito – che è strumento connesso ad un contratto di appalto e vede solo come conseguenza eventuale la licenza d’uso del programma - l’escrow trova la sua ragione di utilità laddove vi è già una licenza d’uso in essere.

Il codice viene depositato dal produttore (licenziante) presso un soggetto terzo (ordinariamente si tratta di notai o istituti bancari). Quest’ultimo, secondo lo schema che ormai conosciamo, è obbligato, come avviene nel deposito di cui supra, a consegnare il codice al licenziatario qualora si verifichino determinate condizioni relative a inadempimenti del licenziante o a vicende che investono quest’ultimo quale persona giuridica (ad es. fallimento o scioglimento della società).

Questo avviene nell’interesse del licenziante, che vede tutelata la riservatezza di uno degli asset più preziosi del proprio patrimonio immateriale, ma anche del licenziatario, per il quale costituisce una importante garanzia il fatto di poter contare sulla disponibilità del codice sorgente nelle ipotesi sopracitate. Interessante notare come il rilascio del codice dall’holder al licenziatario potrà avvenire, a seconda di quanto è stato pattuito nel contratto, o automaticamente - con la sola notifica al depositario del verificarsi di una delle condizioni (c.d. opzione a prima richiesta) - oppure subordinatamente alla verifica delle condizioni previste. Detta verifica può affidarsi contrattualmente a diversi tipi di soggetti, ad esempio a un’autorità amministrativa ovvero ad un arbitratore nominato ex art. 1349 cc.

Bibliografia

• Carassi C., Escrow agreements nel diritto inglese ed il contratto di distribuzione di prodotti sofisticati, in Giurisprudenza Italiana, II, 1991, c. 563.

• Chicago Title & Trust Co. v. Walsh, 340 N.E.2d 106, 34 Ill. App. 3d 458.

• De Franchis F., Dizionario giuridico inglese-italiano, Milano, 1984, p. 703, voce Escrow.

• King v. First Nat. Bank of Fairbanks, 647 P.2d 596 (Alaska 1982).

• Trib. Oristano, sent. 9.3.2016.